Hoe registreer ik een merk

Hoedoe door: Janine Bruinooge

Bekijk het profiel van Janine Bruinooge
Aantal Hoedoes: 34

Benodigdheden

• Computer met internetverbinding
• Tijd en energie om je te verdiepen in de regels rondom merkregistratie
• Merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat (eventueel)
• Minimaal € 240,-

Stappen

1. Zelf doen of laten doen?

   Op de website van het BBIE kun je online je merk registreren (deponeren). Een helpfunctie is beschikbaar om je door alle administratieve stappen te leiden. Het registratieformulier en de bijbehorende toelichting zijn ook te downloaden. Als je wilt, kun je de merkregistratie geheel zelfstandig regelen.

   Helaas is het registreren van een merk meer dan het invullen van wat formulieren. Je moet rekening houden met allerlei praktische en juridische aspecten. Onder andere:

   • Welke tekens zijn geschikt als merk? Niet elke vorm of kleur wordt bijvoorbeeld geaccepteerd.
   • Zijn er oudere merken waar je rekening mee moet houden? Ook eigenaren van merken waarbij de registratie is verlopen, kunnen nog aanspraak maken op hun merkrechten.
   • Voor welke waren en diensten kun je je merk het beste registreren: welke klassen geven de optimale bescherming, maar de minste kans op conflicten met andere merkeigenaren?

   Het is verstandig om vooraf advies in te winnen bij een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat. Onder andere via de Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM) kun je zo’n juridische specialist vinden. Een eerste adviesgesprek is meestal gratis en vrijblijvend. Na een adviesgesprek kun je beter bepalen of je de merkregistratie zelf kunt doen – als er weinig risico’s zijn – of dat het verstandig is om hulp in te schakelen. 
   
   Illustratie: Dimitri Castrique

2. Ga na of een merk nog beschikbaar is

   Het is verstandig om na te gaan of de merknaam die jij wilt registreren, al door iemand anders is geclaimd. Op die manier voorkom je een mogelijke afwijzing van je merkregistratie en conflicten met andere merkeigenaren. Je kunt op drie manieren nagaan of een merk nog beschikbaar is.

   1. Raadpleeg het online Merkenregister van het BBIE. Dit register is openbaar en gratis toegankelijk. In het register kun je alle gedeponeerde en ingeschreven merken vinden die gelden in de Benelux. Je ziet ook Europese en internationale merken waarbij de Benelux is aangeduid: die geclaimd zijn voor België, Nederland en Luxemburg.
   2. Vraag het BBIE om een onderzoek. Op de website van het BBIE kun je een onderzoeksformulier invullen. Tegen betaling (vanaf € 150) onderzoekt het BBIE welke oudere merken er voor bepaalde waren of diensten bestaan die wellicht een bezwaar vormen voor het merk dat jij wilt registreren. Binnen drie weken ontvang je een onderzoeksrapport.
   3. Laat een merkgemachtigde onderzoek doen. Voordeel daarvan is dat hij je kan helpen de risico’s goed in te schatten. Daarnaast heeft hij meerdere registers en bronnen – ook buitenlandse – tot zijn beschikking en kan hij daardoor uitgebreider onderzoek verrichten.

3. Voorkom afwijzing door het BBIE

   Als je besluit om een handelsnaam of merk te registeren, zou het vervelend zijn als het BBIE je registratie afwijst omdat die niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. De registratiekosten krijg je namelijk niet terug als het BBIE je aanvraag afkeurt. Houd daarom bij het registreren van een merk rekening met de volgende zaken:

   1. Een merk moet onderscheidend zijn. Het gekozen teken moet verschillen met die van concurrerende producten en diensten. De functie van een merknaam is om dat verschil (onderscheid) duidelijk te maken. Een merk is niet onderscheidend als het:
   • Heel algemeen (verwoord) is. 
   • Het een soortnaam betreft. Het woord ‘appel’ is bijvoorbeeld niet als merk te claimen. Behalve als het om een totaal ander product gaat: appel voor een elektronicabedrijf.
   • Het uitsluitend een hoedanigheid, hoeveelheid of bestemming van een product aangeeft. 'Relatielijn' voor een 0900-lijn of 'schenkstroop' voor vloeibare stroop is bijvoorbeeld niet toegestaan.
   2. Een merk mag niet misleidend zijn. Een afbeelding van een koe kun je niet gebruiken als je een merk wilt registreren voor het product margarine. Een koe wordt geassocieerd met echte (room)boter.
   3. Een merk mag niet bestaan uit een vlag of een embleem, beschermd onder het Verdrag van Parijs. Je kunt dus niet de blauwe vlag met in een cirkel geplaatste gele sterren van de Europese Unie gebruiken.
   4. Een merk mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

4. Kies de juiste klassen

   Op het registratieformulier kun je een merk laten vastleggen voor verschillende categorieën, ook  wel klassen genoemd. Standaard zijn dat er drie. Tegen een extra vergoeding kun je een merk voor meer klassen registreren. Let op dat je juiste klassen kiest: de categorieën die passen bij de waren (producten) en/of diensten waarvoor je het merk gebruikt of – ook belangrijk – in de toekomst wilt gebruiken. Het BBIE hanteert een internationale standaardindeling die bekend staat als Nice Classificatie en waarbij waren en diensten zijn ingedeeld in 45 klassen. Je kunt op drie manieren aangeven voor welke klassen je een merk wilt registreren.

   • Je gebruikt de standaardklassenummers en de standaardomschrijving, zoals weergegeven in de bijlage van het registratieformulier van het BBIE. Bijvoorbeeld: ‘Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.’
   • Je gebruikt de standaardklassenummers en omschrijft in eigen woorden de specifieke waren (producten) en of diensten. Bijvoorbeeld: ‘Kl 35 Reclame en reclameadviezen; reclameontwerp; technische advisering bij het maken van reclame; beheer van commerciële zaken; marktonderzoek en advisering daaromtrent; marketing en marketingadviezen; het bedenken, vormgeven en uitvoeren van reclamecampagnes en andere promotionele activiteiten en projecten.’
   • Als je in het verleden al een merk hebt geregistreerd, kun jij bij een wijziging of nieuwe registratie verwijzen naar de standaardklassenummers en omschrijving die je eerder hebt gebruikt. 

5. Registreer meerdere tekens

   Een merk is een teken om je producten en diensten te onderscheiden. Dat teken kan een naam of een logo zijn. Maar ook een vorm, kleur, cijfercombinatie, klank of slagzin, of een combinatie van verschillende tekens. Het registeren van een woordmerk, bijvoorbeeld je handelsnaam, is vaak de eerste stap bij het vastleggen van een merk. Als je zeker weet welk logo je zult gebruiken, kun je dat ook vastleggen. Voor het registeren van overige tekens – in dit geval een beeldmerk – betaal je een extra vergoeding. Meerdere tekens registreren heeft als voordeel dat je sterker kunt optreden tegen mogelijk misbruik. Bedenk bij het vastleggen van elk teken wel dat iedere wijziging geld kost. Het is bijvoorbeeld niet handig om een beeldmerk te registreren als je nog geen definitief logo hebt.     

6. Bepaal voor welk gebied je een merk wilt registeren

   Je kunt kiezen om een merk te registreren voor de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg), de Europese Unie, een specifiek land of wereldwijd. De laatste optie geeft je het recht om een merk internationaal te voeren. Voor de meeste zelfstandigen is  – in eerste instantie - een zogenaamde Benelux-registratie afdoende omdat ze uitsluitend in Nederland actief zijn. Het BBIE regelt merkregistraties in de Benelux. Wil je ook in het buitenland als freelancer je producten en diensten aanbieden, dan kun je via de website van het BBIE met de juiste instanties in contact komen.

7. Stuur het registratieformulier op en wacht af

   Zodra het BBIE jouw aanvraag heeft ontvangen, krijgt dat een datum en tijdstip van ontvangst toegekend. De aanvraag is vanaf dat moment terug te vinden in het Merkenregister van het BBIE. In het register kun je ook zien wat de status van je aanvraag is. Het BBIE controleert daarna of je aanvraag aan de minimale registratievoorwaarden (depotvereisten) voldoet:

   • Is het merk duidelijk weergegeven?
   • Is de naam van de deposant (persoon of onderneming) vermeld?
   • Zijn de waren en diensten duidelijk omschreven?
   • Indien het een collectief merk is, is er een reglement bijgevoegd?

   Als je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en je hebt de verschuldigde kosten betaald, dan neemt het BBIE de registratie in behandeling en voorziet je aanvraag van een depotdatum. Deze datum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen jouw merk en rechten van anderen: oudere of latere merken. 
   
   Vervolgens is het afwachten geblazen: in de volgende vier tot zes maanden vinden belangrijke fasen in het registratieproces plaats. Het BBIE gaat onder andere na of de aanvraag inhoudelijk juist is. Is bijvoorbeeld het gewenste merk wel onderscheidend genoeg? Eigenaren van oudere merken kunnen in dezelfde periode bezwaar maken (oppositie indienen) tegen je aanvraag. Als alle formaliteiten zijn afgerond en je aanvraag is goedgekeurd, wordt je merk ingeschreven en ontvang je hiervan een bewijs. Vanaf dat moment ben jij de eigenaar van het merk. 

Do's

• Het handelsregister en het Merkenregister raadplegen voordat je een bedrijfsnaam kiest en registreert.
• Weten wat een merk is en wat niet voordat je de registratieaanvraag inlevert.
• Advies inwinnen bij een merkgemachtigde.

Don'ts

• Denken dat merkregistratie alleen iets is voor grote bedrijven.

Bron

Meer uitleg

• Zoeken naar handelsnamen kun je doen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
• Op de freelancerswebsite Lancelots kun je lezen wat precies wat het verschil is tussen het registeren van een handelsnaam en een merknaam.
• Lancelots geeft ook een overzicht van de verschillende fasen van de registratieprocedure.
• Beschouw jezelf als een merk: personal branding voor werknemers. Personal branding helpt je bij het vinden van de juiste baan en het maken van promotie. Hoe werkt dit uit Amerika overgewaaide fenomeen?